Keyword: Merkenrecht

In een conflict tussen twee overeenstemmende merken voor dezelfde waren, is gebruik als merk van het conflicterende teken geen doorslaggevende beoordelingsfactor, indien het conflicterende merk een (erkende) herkomstaanduiding betreft. Artikel 6 lid 1 van Richtlijn 89/104/EEG geeft slechts één beoordelingscriterium voor de verbodsbevoegdheid van de merkhouder, namelijk of het gebruik van de geografische aanduiding in overeenstemming is met de (nationale) eerlijke gebruiken in handel en nijverheid. De nationale rechter dient daarbij alle omstandigheden van het geval te betrekken.

Bij de beoordeling van verwarringsgevaar dient niet beslissend te zijn de door de inbreukmaker zelf gebezigde uitingen, maar komt het aan op het normale gebruik van het teken. Het hof kan dan ook voorbijgaan aan marktonderzoek dat uitsluitend gebaseerd is op de website en op commercials van de inbreukmaker.

Gebruik van merk en handelsnaam van een ander als zoekwoord niet op zichzelf onrechtmatig, maar wel indien aan zoekwoord advertentie van die gebruiker wordt gekoppeld. Het niet onder eigen naam doen van mededelingen over de concurrent is onrechtmatig. Waarschuwingen met betrekking tot aanbod van concurrent niet onrechtmatig indien de gemaakte vergelijking verder inhoudelijk juist is.

Gebruik van het merk van een ander in vergelijkende reclame vergt volgens deze uitspraak onderzoek naar noodzaak dat merk te noemen. Indien die noodzaak ontbreekt, is er geen sprake van een geldige reden in de zin van artikel 13a, lid 1 sub d. BNW en sprake van onrechtmatig gebruik van het merk in de zin van artikel 6:194a BW. Het simpele feit dat een adverteerder vergelijkende reclame maakt, is volgens annotator echter voldoende noodzaak om het merk van de concurrent te noemen. Afzonderlijk onderzoek naar de noodzaak is dan dus niet vereist. Een rechter die dat wel doet, zet de richtlijn op zijn kop. Dat betekent ook dat voor een afzonderlijk onderzoek naar het bestaan van een geldige reden in het merkenrecht in zaken van vergelijkende reclame geen plaats behoort te zijn.